智權知識問答集 ep.18
In-house專利人員的專業發展階段
In-house專利人員的專業與資歷的累積，對企業來說是很重要的能力貢獻喔！
(製圖：財團法人中衛發展中心)
非智財專業之一般產企業人士對於In-house專利人員的工作內容與專業發展普遍不夠了解，導致一般產企業人士可能會認為專利人員僅只是替公司進行專利申請的業務。在企業內部人才轉調時，如資深研發人員轉任專利人員，常會因為不清楚專利人員的發展性，而感到不確定性及不安全感。又如，業務人員、產品開發人員與專利人員討論專利相關業務時，因為不了解專利人員的工作內容，也會覺得專利人員對於他的業務有所刁難，而產生配合度不高的情況，使得跨部門合作上出現問題。
對於專利人員而言，在工作內容與專業發展不夠被了解的情況下，最大的影響會是，企業內部高層因為不了解專利人員所具有的專業能力，導致無法看到專利人員的真正價值，使得專利人員在企業內部的發展受限。
由於社會大眾普遍存在對於專利人員專業能力的認知盲點，本文將列出「非智財專業之一般產企業人士對於In-house專利人員專業發展」常見的六個問題，並加以說明，讓非智財專業之一般產企業人士能夠了解專利人員可發展的各種專業能力，進一步可更了解專利人員對企業的貢獻。
In-house專利人員的專業能力只有申請專利嗎？
一般產企業人士對於專利人員的理解，通常認為只是單純處理企業內部的專利申請案，但若只是單純處理專利申請，以及對審查委員意見進行答辯，協助企業獲得專利，這些其實只是對於公司的基本能力表現。
因此，專利人員的專業能力不應該只是限於專利申請，應隨資歷增長而有更全面的專業發展，並能承擔更重要的業務。例如：專利布局、迴避設計、侵權訴訟、商標或營業秘密…等不同領域的專業發展，對於企業也會是很重要的資產。
In-house專利人員與事務所的專利工程師是可相互替代的嗎？
專利人員與事務所的專利工程師是不可以相互替代的，其實兩者的專業是不同的，並且是互補的關係。隨著專利人員的專業與資歷累積，專利人員會更加了解公司內部的核心技術、技術發展與市場發展方向。也因此可以提供更精確的專利布局方向，或提供專利迴避的設計方案。
例如當公司研發人員撰寫的技術揭露書不夠完善時，專利人員即可對於技術進行探勘，找出重要的區別技術特徵，將公司技術揭露內容更加完備，補齊相關可能的實施例。
另外，專利人員在與企業研發人員的互動過程中，可以主動挖掘公司尚未提出的重要技術，替公司建構起更完整的專利布局策略模式。
因此，專利人員的專業能更理解公司的技術發展，進而補強、完備企業的專利布局策略模式，或對競爭者的專利進行迴避設計。
專利資訊對於企業或研發人員有幫助嗎？
專利資訊對於企業與研發人員是十分有幫助的。
專利人員需要培養對於特定技術或競爭公司的專利分析能力，並將龐大且雜亂的專利資料整理成競爭專利情報，這對於自身的專業能力發展，是不可或缺的能力。
若專利人員能對競爭公司的專利進行監控，就可以了解競爭公司的專利布局策略與技術發展狀況，更進一步可以整理成為有力的專利情報，提供給公司高層或研發人員參考，對企業的產品規劃發展可成為重要且有用的資訊。
因此，專利人員可以成為企業內的專利情報人員。
企業遇到專利訴訟時，只能靠外部律師？
一般而言，專利人員對於公司技術會比外部律師了解，並且對於涉訟專利的前案之掌握度會更高，在尋找前案時會相對精準。
企業在面臨專利訴訟的情形下，專利人員若具有檢索無效前案的專業能力，就可以在短時間內找出相對的新穎性或進步性前案，讓公司迅速具有與原告談判的籌碼，對企業來說也是很重要的能力貢獻。
另外，對於專利範圍的分析能力，專利人員可經由說明書與申請的歷史檔案中，初步判斷是否有禁反言或貢獻原則的情況，進而可對專利範圍進行初步的解釋，再與律師討論出更明確的專利範圍，提供給企業高層了解專利訴訟其後續影響之分析。
因此，In-house專利人員在面臨專利訴訟時，與外部律師為相互配合的合作關係。
In-house專利人員只需要了解台灣的專利法嗎？
專利人員有需理解各國法律與法遵的能力。由於台灣企業的產品常常是需要外銷到全球市場，當要進軍國際市場時，經常會遭遇國際上的智財訴訟。專利人員至少應多熟悉另一個國家的專利法規，例如美國或日本等，在企業面臨相關的專利問題時，In-house專利人員在與訴訟律師合作處理訴訟案時，亦能提供更專業的看法。
另外，各國的專利法規修法頻率並不算低，再加上各國的專利法或程序都存在有不小的差異，專利人員應該要持續的進行自我進修，或是透過合作的事務所來獲得專利新知，與時俱進的更新專業知識。
因此，專利人員藉由不斷的自我進修，伴隨專業知識的成長與累積，其專業性會越來越不可取代。
In-house專利人員的專業能力只限於專利嗎？
近年來侵害公司營業秘密的問題不斷，加上國安法修正條文中對於國家核心關鍵技術的保護，導致企業越來越重視營業秘密，專利人員應該要建立處理營業秘密的能力。
另外，企業的品牌形象也常會有註冊商標的需求，專利人員若具備商標的專業能力，也是擴展自身的專業能力範圍，提高自身對於企業的貢獻度。
因此，由上述內容可得，專利人員其專業領域的範圍並不會只限於專利，可以擴展不同領域的專業發展，並隨著專業能力的增長往企業智財幕僚的角色發展。
結語
根據以上「非智財專業之一般產企業人士對於In-house專利人員的專業發展」常見的六個問題，可知專利人員是知識工作者，需與時俱進的增加自身的專業能力，隨著資歷的成長會具備有專利布局、專利分析、專利訴訟、商標或營業秘密等專業能力。
當企業遇到智財的法律問題時，專利人員可即時提供應對的解決方案，成為企業在智財法律問題的第一線顧問或幕僚。
作者：陳致浤 專利師
現職：誠宏國際智權事務所 主持專利師
學歷：國立中興大學科技法律研究所 碩士、國立中興大學生命科學系 學士。
經歷：專利師公會企業智權管理實務委員會主任委員、靜宜大學法律系兼任講師。
專長：國內外專利檢索、商標檢索、說明書撰寫與分析、生技醫藥相關技術領域專利撰寫/布局/規劃、智慧財產管理制度之診斷/規劃/建制、專利授權與技術移轉。
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